Corte Suprema confirma rechazo de registro marcario por similitud gráfica y fonética

Segunda Sala mantuvo fallo que acogió la oposición de registro presentada por Mc Donald’s International Property Company Limited en contra de la solicitud de registro de la marca mixta “Mc Piccola”.

En fallo unánime (causa rol 17.413-2019), la Segunda Sala del máximo tribunal –integrada por los ministros Carlos Künsemüller, Manuel Antonio Valderrama, Jorge Dahm y los abogados (i) Jorge Lagos y María Cristina Gajardo– estableció que la sentencia impugnada concluyó acertadamente que la coexistencia en el mercado de marcas con identidad gráfica y fonética, conllevaría a la confusión de los consumidores sobre el origen de los productos.

“Que al efecto, es necesario tener en cuenta que, en la especie, el recurrente solicitó el registro de la marca mixta ‘MC PICCOLA’ (Traducción: MC PEQUEÑA), para la clase 43 -Bar (servicios de -); bares de comidas rápidas [snack-bars]; bebidas y comidas preparadas (servicios de -); cafés-restaurantes; catering (servicios de -); comedores; Fuente de soda; hotelería, etc.- a lo que se opuso el titular de la marca mixta ‘MC DONALD´S’, registro N°850079, concedida para distinguir ‘servicios prestados o asociados con restaurantes y otros establecimientos o facilidades relacionadas con el suministro de alimentos y bebidas preparados para el consumo; y también con la venta promoción de combinaciones especiales de alimentos (…)’; ‘MC DONALDS’, denominativa, registro N°1179821, que distingue ‘bar restaurant, hotel, motel y bares y comida rápida, cafés-restaurantes de autoservicios’, de clase 43 y; ‘MC POLLO’, denominativa, registro N°1191205, que distingue ‘servicio prestados o asociados con la operación y franquicias de restaurantes y otros establecimientos o medios encargados de procurar alimentos y bebidas preparados para el consumo’, petición de registro marcario que fue rechazada en primera instancia, en cuanto se acogió la oposición formulada por Mc Donald’s.

Apelado dicho fallo por el solicitante, el Tribunal de Propiedad Industrial lo confirmó, considerando para ello que los signos en cotejo comparten la expresión ‘MC’, la que resulta relevante en todos ellos, por lo que su coexistencia en mercado será motivo de confusión para el público consumidor, en cuanto al origen empresarial de los productos”, detalla el fallo.

La resolución agrega: “Que conforme lo antes expuesto y teniendo en consideración que lo pedido es el registro de la marca ‘MC PICCOLA’, y que el registro fundante de la oposición lo constituye la expresión ‘MC DONALD´S’, resulta acertada la conclusión contenida en el fallo en estudio, en lo tocante a la existencia de una identidad gráfica y fonética entre los signos en análisis, que llevaría a confusión al público consumidor sobre el origen empresarial de los productos por los que optare, de manera que ese contexto fáctico conlleva lógicamente a dar vigor al artículo 20, letra h), de la Ley N° 19.039, cuando prohíbe inscribir enseñas ‘iguales o que gráfica o fonéticamente se asemejen de forma que puedan confundirse con otras ya registradas o válidamente solicitadas con anterioridad para productos, servicios, o establecimiento comercial o industrial idénticos o similares, pertenecientes a la misma clase o clase relacionadas’, y a la letra f) de la misma norma, que veda aceptar el registro de signos que ‘se presten para inducir a error o engaño respecto de la procedencia, cualidad o género de los productos, servicios o establecimientos, comprendidas aquellas pertenecientes a distintas clases cuyas coberturas tengan relación o indiquen una conexión de los respectivos bienes, servicios o establecimientos’; preceptos que adecuadamente consideró el tribunal como regulador del tópico en discusión, de manera que al aplicar tales disposiciones del todo procedentes ha obrado acorde a derecho”.

“Que, finalmente, tampoco podrá ser admitido el último capítulo del recurso, relativo a la supuesta infracción de las leyes reguladoras de la prueba, toda vez que de la simple lectura del fallo se advierte que los sentenciadores arribaron a la resolución de acoger la demanda de oposición sobre la base del análisis de los parámetros particulares que el derecho marcario impone analizar, particularmente la morfología y la fonética del signo, además de la incidencia que tal similitud gráfica y sonora tendría en el público consumidor, respecto de los cuales el recurso sólo plantea una discrepancia de apreciación para provocar una nueva revisión de los hechos, entregando razones en cuya virtud no estimó configurada la cuestión de hecho que impedía el registro de la marca solicitada, sustentándose por ende el reparo en la valoración que los jueces de la instancia realizaron de la prueba rendida o, derechamente, en hechos sobre los cuales la misma no versó, cuestión que no ha sido impugnada adecuadamente en el caso en estudio”, añade.

(Fuente: pjud)

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